파트너 변호사/변리사 현승엽입니다.

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특허권은 '속지주의' 원칙에 따라 특허가 등록된 국가의 영역 안에서만 효력이 미칩니다.

 

즉, 아무리 우수한 기술을 개발하더라도 미국·중국 등 해외에서 그 기술을 보호받고자 한다면, 해당 국가에 별도로 특허를 출원하고 등록받아야 합니다.

 

글로벌 시장을 목표로 하는 기업이라면 해외 출원 전략이 선택이 아닌 필수인 이유가 여기에 있습니다.

 

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저, 법무법인 정윤의 현승엽 변호사·변리사는 다수의 해외 특허출원 업무를 수행하면서, 의뢰인의 핵심 기술이 보다 넓은 권리 범위로 보호받을 수 있도록 공격적으로 업무를 진행해왔습니다.

 

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해외 출원에서 국내 대리인은 일반적으로 현지 대리인과 협업하게 됩니다.

 

특히 심사관이 Office Action(OA; 거절이유통지)을 발행하였을 때 이 협업이 가장 중요해집니다.

 

국내 대리인은 한국의 출원인·발명자와 즉각적으로 소통할 수 있고, 현지 대리인은 해당 국가의 특허법과 심사기준에 능숙하다는 각자의 강점이 있습니다.

 

이 두 가지 강점이 유기적으로 결합될 때 최선의 OA 대응이 가능합니다.

 

 

 

 

 

 

 

그런데 국내 대리인이 현지 대리인의 보고에만 의존한 채 OA 대응을 사실상 위임해버리는 경우가 없지는 않습니다.

 

물론 출원인이 그것을 원하여 그렇게 진행하는 경우도 있기는 하지만, 저, 현승엽 변호사·변리사는 이러한 방식을 지양하는 편입니다.

 

 

 

"기술에 대한 깊이 있는 이해가 해외 출원 현장에서도 실질적인 차이를 만들어낸 사례들입니다."

 

 

 

OA 원문을 직접 분석하는 과정에서, 심사관과 현지 대리인 모두 특허명세서에 기재된 기술적 내용을 오인하고 있다는 사실을 발견하게 되는 사례가 제법 있기 때문입니다.

 

이를 그대로 방치하였다면 출원인은 애초에 보호받아야 할 기술적 사상의 핵심을 스스로 포기하는 방향으로 대응하게 될 위험이 있었습니다.

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현승엽 변호사·변리사는 즉시 현지 대리인에게 연락하여 기술 내용에 대한 정확한 해석을 공유하고, 이를 바탕으로 올바른 OA 대응안을 함께 작성합니다. 그 결과, 의뢰인들은 보다 넓은 청구 범위로 해외 특허를 등록받을 수 있었습니다. 엔지니어 출신으로서 기술에 대한 깊이 있는 이해가 해외 출원 현장에서도 실질적인 차이를 만들어낸 사례들입니다.

 

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해외 특허출원은 단순히 서류를 현지 대리인에게 넘기는 것으로 끝나지 않습니다.

 

국내 대리인이 기술 내용을 정확히 파악하고, OA 원문까지 직접 검토하며, 현지 대리인과 능동적으로 소통할 때 비로소 의뢰인의 권리가 온전히 보호됩니다.

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법무법인 정윤 IP·특허 그룹은 해외 출원에도 강합니다.

해외 특허출원을 고려하고 계신다면, 언제든지 법무법인 정윤 IP·특허 그룹을 찾아주시기 바랍니다.